——評(píng)析“太行TAIHANG及圖”商標(biāo)無(wú)效行政案

本案要旨

注冊(cè)商標(biāo)到期未續(xù)展，但仍處于連續(xù)使用狀態(tài)，只要其屬于在先使用并有一定影響的商標(biāo)，仍然可以按照“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”獲得保護(hù)。

案情

第186411號(hào)“太行及圖”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）由山西省晉東南地區(qū)太行印刷機(jī)器廠（下稱太行印刷廠）于1981年6月1日提出申請(qǐng)注冊(cè)，指定使用商品為第7類印刷機(jī)。1983年7月5日獲準(zhǔn)注冊(cè)，經(jīng)續(xù)展專用期限至2003年7月4日止。涉案商標(biāo)專用期滿后，商標(biāo)權(quán)人未再進(jìn)行續(xù)展，涉案商標(biāo)現(xiàn)已因期滿未續(xù)展被注銷。

太行印刷廠于1996年整體改制為晉城市太行印刷機(jī)械有限責(zé)任公司（下稱太行印刷機(jī)械公司），2004年該公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。而后天脊集團(tuán)晉城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名為山西天澤煤化工股份有限公司）對(duì)太行印刷機(jī)械公司進(jìn)行了收購(gòu)重組，成立了晉城市天澤太行機(jī)械制造有限公司（下稱天澤太行公司）。

第4385749號(hào)“太行TAIHANG及圖”商標(biāo)（下稱訴爭(zhēng)商標(biāo)）由李躍進(jìn)于2004年11月29日提出注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用商品為第7類印刷機(jī)器等。2011年訴爭(zhēng)商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，專用期限至2017年6月6日止。

2013年8月1日，天澤太行公司對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出撤銷注冊(cè)申請(qǐng)。其主要理由為：自1983年其涉案商標(biāo)“太行及圖”獲準(zhǔn)注冊(cè)以來(lái)，從未間斷使用“太行牌”商標(biāo)。李躍進(jìn)曾在太行印刷機(jī)械公司工作長(zhǎng)達(dá)10年之久，在該公司清算期間，李躍進(jìn)惡意搶注訴爭(zhēng)商標(biāo)“太行TAIHANG及圖”，嚴(yán)重?fù)p害了天澤太行公司的合法權(quán)益。根據(jù)2001年10月27日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》第二次修正的商標(biāo)法（下稱第二次修正的商標(biāo)法）第三十一條、第四十二條第二款的規(guī)定，天澤太行公司請(qǐng)求撤銷訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)。

國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（下稱商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)）經(jīng)審理認(rèn)為，天澤太行公司稱其與太行印刷機(jī)器廠、太行印刷機(jī)械公司一直對(duì)“太行牌”商標(biāo)持續(xù)使用，但其提交的榮譽(yù)證書(shū)主要形成于1999年以前。天澤太行公司提交的購(gòu)銷合同無(wú)其他相關(guān)證據(jù)佐證，不能證明實(shí)際履行。且根據(jù)我國(guó)公司法的相關(guān)規(guī)定，公司在清算期間不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，雖然清算組可以進(jìn)行必要的民事活動(dòng)，但該民事活動(dòng)主要針對(duì)清算有關(guān)的民事活動(dòng)及相關(guān)的民事訴訟活動(dòng)。天澤太行公司向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提交的部分購(gòu)銷合同部分形成于清算期間，對(duì)該部分證據(jù)的真實(shí)性，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)不予認(rèn)可。此外，天澤太行公司還向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提交了部分宣傳資料及協(xié)會(huì)證明，該部分證據(jù)或晚于爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日，或未顯示形成日期。有關(guān)購(gòu)買“太行牌”印刷機(jī)的客戶證明因證言提供主體與天澤太行公司存在密切關(guān)系，其證明力不足。綜上，天澤太行公司撤銷理由不成立。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定：訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)予以維持。

天澤太行公司不服商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定，提起行政訴訟。

判決

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，在先注冊(cè)商標(biāo)的使用可以視為在其專用權(quán)到期后在先未注冊(cè)商標(biāo)的使用。商標(biāo)使用是一個(gè)事實(shí)行為，在判斷商標(biāo)是否實(shí)際使用時(shí)，應(yīng)以該商標(biāo)在市場(chǎng)上的實(shí)際使用狀況為依據(jù)進(jìn)行判斷。破產(chǎn)清算期間使用商標(biāo)的經(jīng)營(yíng)行為是商標(biāo)的使用行為。因此，原告天澤太行公司一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)。關(guān)于有一定影響的問(wèn)題，原告天澤太行公司提交了在先未注冊(cè)商標(biāo)于1999年以前的部分榮譽(yù)證書(shū)，證明在先未注冊(cè)商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前獲得了一定的榮譽(yù)，在同行業(yè)內(nèi)具有一定聲譽(yù)；還提交了部分宣傳資料及協(xié)會(huì)證明，以及廣告費(fèi)發(fā)票及參加行業(yè)展會(huì)展位費(fèi)發(fā)票或付款憑證，證明了原告對(duì)在先未注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行過(guò)持續(xù)的宣傳及推廣的事實(shí)。因此，原告天澤太行公司提交的證據(jù)在該案中能夠證明其“太行牌”商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前一直持續(xù)使用并有一定影響，具有一定知名度。關(guān)于主觀惡意的判斷，一般情況下，商標(biāo)申請(qǐng)人明知他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)而申請(qǐng)注冊(cè)，即可推定其具有利用他人商標(biāo)商譽(yù)獲利的意圖。該案中，李躍進(jìn)明知在先存在“太行牌”商標(biāo)，且之前存在使用“太行”字號(hào)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，因此，李躍進(jìn)申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)具有搶注他人商標(biāo)的主觀惡意。

經(jīng)審理，一審法院判決撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)被訴決定。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和李躍進(jìn)不服一審判決提起上訴，二審法院終審判決維持了原判。

評(píng)析

該案涉及的實(shí)體問(wèn)題是第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”適用問(wèn)題，鑒于我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法第三十二條與前述條款規(guī)定完全一致，因此，該案的審理思路及判斷標(biāo)準(zhǔn)在我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法語(yǔ)境中依然適用。注冊(cè)商標(biāo)到期后未續(xù)展，如果實(shí)際使用并有一定影響的，在滿足不正當(dāng)手段要件的情況下，依然可以受到法律的保護(hù)。該案審理的焦點(diǎn)在于破產(chǎn)清算期間的經(jīng)營(yíng)性行為是否可以構(gòu)成商標(biāo)性使用行為，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日較長(zhǎng)時(shí)間之前的知名度證據(jù)，是否可以作為有一定影響的判斷因素以及訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的特殊身份及過(guò)往糾紛對(duì)于不正當(dāng)手段的判斷影響。

第一，破產(chǎn)清算期間的使用行為是否可以作為商標(biāo)性使用行為。該案中，原告天澤太行公司提交的“太行牌”商標(biāo)在專用權(quán)到期后的使用證據(jù)均為在其前身破產(chǎn)清算期間的購(gòu)銷合同。根據(jù)我國(guó)公司法的相關(guān)規(guī)定，公司在清算期間不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，雖然清算組可以進(jìn)行必要的民事活動(dòng)，但該民事活動(dòng)主要針對(duì)清算有關(guān)的民事活動(dòng)及相關(guān)的民事訴訟活動(dòng)，因此，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)使用證據(jù)的真實(shí)性不予認(rèn)可。但是關(guān)于破產(chǎn)清算期間的商標(biāo)使用行為的認(rèn)定不能一概而論，應(yīng)當(dāng)針對(duì)破產(chǎn)清算期間的使用行為進(jìn)行具體的判斷，如果其使用行為僅僅為清算活動(dòng)中的內(nèi)容，不具有標(biāo)識(shí)商品來(lái)源的作用，則不應(yīng)作為商標(biāo)性使用；如果其使用方式仍然是作為標(biāo)識(shí)商品來(lái)源進(jìn)行使用，從事一定范圍內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，則可以認(rèn)定為商標(biāo)性使用。

該案中，根據(jù)原告天澤太行公司提交的太印破產(chǎn)清算組（04）破清字第1號(hào)會(huì)議紀(jì)要等證據(jù)可知，在破產(chǎn)清算程序中，太行印刷機(jī)械公司破產(chǎn)清算組在不影響債權(quán)人利益的情況下，有7個(gè)分廠可以進(jìn)行必要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，且其提交的購(gòu)銷合同及客戶付款憑證等可以證明2003年至2005年原告天澤太行公司持續(xù)銷售印刷機(jī)械產(chǎn)品的事實(shí)，進(jìn)而能夠證明原告天澤太行公司一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)。

商標(biāo)使用是一個(gè)事實(shí)行為，在判斷商標(biāo)是否實(shí)際使用時(shí)，應(yīng)以該商標(biāo)在市場(chǎng)上的實(shí)際使用狀況為依據(jù)進(jìn)行判斷。我國(guó)公司法有關(guān)清算組行為能力的規(guī)定不是判斷商標(biāo)使用與否的當(dāng)然依據(jù)，即不能因?yàn)樵谄飘a(chǎn)清算期間，清算組的行為超出法律規(guī)定而否認(rèn)商標(biāo)的使用事實(shí)。商標(biāo)到期未續(xù)展，雖然不能獲得注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)，但如果商標(biāo)權(quán)利人沒(méi)有放棄商標(biāo)權(quán)利的意思表示且持續(xù)使用商標(biāo)，依然應(yīng)當(dāng)受到法律的保護(hù)。

第二，“有一定影響”的判斷要素。一般而言，對(duì)于是否有一定影響的判斷應(yīng)以一定范圍的相關(guān)公眾知曉為判斷的標(biāo)準(zhǔn)，通常需要有在先商標(biāo)在一定范圍內(nèi)的銷售量、廣告宣傳或者獲獎(jiǎng)等證據(jù)進(jìn)行佐證。但是，對(duì)于“有一定影響”的時(shí)間范圍如何界定，法律并沒(méi)有給出明確的規(guī)定，這就需要結(jié)合我國(guó)商標(biāo)法相應(yīng)條款的立法目的及保護(hù)的對(duì)象進(jìn)行綜合考慮。

該案中，原告天澤太行公司提交的關(guān)于知名度證據(jù)均為1999年以前，涉案商標(biāo)專用權(quán)期限至2003年7月4日，而訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日為2004年11月29日。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)和李躍進(jìn)提交的在案證據(jù)僅能證明在1999年以前涉案商標(biāo)具有一定影響，在商標(biāo)喪失專用權(quán)后該影響即滅失，因此不能證明在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前仍具有一定影響。根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法中關(guān)于不正當(dāng)手段搶注條款的立法目的來(lái)看，主要是為了禁止他人非法搶注在先使用并有一定影響的商標(biāo)，如果在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日之前較長(zhǎng)一段時(shí)間的知名度證據(jù)能夠證明該商標(biāo)具有一定的影響，且該商標(biāo)在專用權(quán)到期后依然持續(xù)使用，那么，該商標(biāo)上承載的商譽(yù)并不能因?yàn)樯虡?biāo)喪失專用權(quán)而滅失。同時(shí)，原告還提交了商標(biāo)到期未續(xù)展后部分宣傳資料及協(xié)會(huì)證明，以及廣告費(fèi)發(fā)票及參加行業(yè)展會(huì)展位費(fèi)發(fā)票或付款憑證，證明了原告對(duì)該商標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的宣傳及推廣，對(duì)于商標(biāo)的影響力及商譽(yù)進(jìn)行了持續(xù)的維護(hù)。因此，可以認(rèn)定“太行牌”商標(biāo)在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前一直持續(xù)使用并有一定影響，具有一定知名度。

第三，不正當(dāng)手段的認(rèn)定。關(guān)于不正當(dāng)手段的認(rèn)定通常按照申請(qǐng)人的主觀狀態(tài)進(jìn)行判斷。一般情況下，商標(biāo)申請(qǐng)人明知他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)而申請(qǐng)注冊(cè)，即可推定其具有利用他人商標(biāo)商譽(yù)獲利的意圖。關(guān)于申請(qǐng)人的主觀狀態(tài)可以從訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用者的關(guān)系、申請(qǐng)人的主觀意圖等方面進(jìn)行綜合考慮。

該案中，訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人李躍進(jìn)曾為原告天澤太行公司的前身太行印刷機(jī)械公司工作長(zhǎng)達(dá)10年，在其工作期間“太行及圖”商標(biāo)已作為原告天澤太行公司的注冊(cè)商標(biāo)使用多年，可見(jiàn)，盡管在先商標(biāo)“太行牌”商標(biāo)專用期限屆滿未續(xù)展已被注銷，但是李躍進(jìn)對(duì)原告一直在持續(xù)使用“太行牌”商標(biāo)是明知的。同時(shí)，李躍進(jìn)曾因?yàn)槭褂谩疤小弊痔?hào)被在先生效判決認(rèn)定構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，綜合這些因素可以認(rèn)定李躍進(jìn)申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)具有搶注他人商標(biāo)的主觀惡意。

（文/張玲玲  作者單位：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院）

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