“New Balance”一審被判侵犯“新百倫”商標專用權，9800萬元巨額賠款引發(fā)爭議——

美國知名運動品牌“New Balance”因使用中文譯名“新百倫”，被廣東省自然人周樂倫于2013年7月以商標侵權為由訴至法院。今年4月，廣州市中級人民法院認定美國New Balance公司在我國的關聯公司——新百倫貿易（中國）有限公司（下稱新百倫中國公司）侵犯了周樂倫持有的“新百倫”與“百倫”涉案注冊商標專用權，一審判決新百倫中國公司停止使用“新百倫”標識，并賠償周樂倫經濟損失9800萬元。新百倫中國公司不服該一審判決，向廣東省高級人民法院提出上訴。11月5日，法院二審開庭審理了該案，并將擇日宣判。該案涉及了在先權利抗辯的適用、混淆誤認的判定及賠償數額確定等焦點問題，在實務界與理論界引發(fā)了較大關注和爭議。

能否適用在先權利抗辯

對于新百倫中國公司能否以其在先字號權、知名商品特有名稱權，以及在先使用并有一定影響的未注冊商標“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”，作為未侵犯周樂倫持有的“新百倫”注冊商標專用權的抗辯理由，蘇州大學法學院副教授李小偉認為，新百倫中國公司對于“新百倫”標識使用在先，并通過大量廣告宣傳使得其“新百倫”字號具有了較高知名度，作為同行業(yè)競爭者的周樂倫，系為在后的商標申請者，其理應知曉新百倫中國公司“新百倫”字號的存在。因此，周樂倫在鞋、服裝等產品上申請注冊“新百倫”商標時，理應知曉同一行業(yè)的新百倫中國公司具有較高知名度的“新百倫”字號，所以周樂倫具有明顯的攀附故意。根據誠實信用、維護公平競爭的原則，新百倫中國公司的在先字號權和知名商品特有名稱權以及在先使用并有一定影響的商標應當受法律保護。

第一，在先字號權的確定，不能機械地依照該企業(yè)自身的注冊登記時間，而是應該看字號權的繼承和來源。經美國New Balance公司授權，“New Balance”品牌在我國市場的獨家經銷商企業(yè)名稱于2003年11月17日從“世跑運動用品（深圳）有限公司”變更為“新百倫運動用品（深圳）有限公司”（下稱新百倫深圳公司）。新百倫深圳公司為此舉辦了一場大型酒會，邀請了大量媒體及同行從業(yè)者參與。此后，大量媒體報道“New Balance”品牌時均使用“新百倫”的名稱。新百倫深圳公司企業(yè)名稱的獲取及使用均在周樂倫“新百倫”商標申請注冊日（2004年6月4日）前，因而美國New Balance公司的“新百倫”字號屬于在先權利。鑒于新百倫深圳公司是由美國New Balance公司為其在我國市場進行商業(yè)活動而授權的主體，其對“新百倫”字號的獲得和使用是基于美國New Balance公司的授權，因此“新百倫”字號的相關權益理應歸屬于美國New Balance公司。2006年12月27日，美國New Balance公司設立新百倫中國公司作為其在我國的總經銷商。新百倫中國公司獲得授權使用美國New Balance公司所擁有的“新百倫”字號，承繼了與“新百倫”字號相關的在先權利。

第二，早在上個世紀90年代，美國New Balance公司已經在我國大量銷售“New Balance”品牌運動鞋，通過廣告宣傳、商業(yè)贊助等方式，使“New Balance”品牌的運動鞋在我國具有較高知名度。因此，應當認定“New Balance”品牌運動鞋是知名商品。美國New Balance公司自2003年起便開始使用“新百倫”企業(yè)字號，其“新百倫”“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標識在短時間內為消費者和媒體所熟知，成為“New Balance”品牌運動鞋的特有名稱，使消費者將“新百倫”“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識與“New Balance”品牌運動鞋緊密聯系在一起。因此，美國New Balance公司的“新百倫”“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標識已經成為知名商品特有名稱。新百倫中國公司被授權使用“新百倫”“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，系善意行使其在先的知名商品特有名稱權。

第三，美國New Balance公司通過新百倫深圳公司，于2003年至2004年6月1日期間在我國市場上投放了大量包含“New Balance 新百倫”和“NB 新百倫”標識的宣傳廣告，相關媒體報道也證實在周樂倫持有的涉案商標“新百倫”的申請注冊日前，美國New Balance公司的“New Balance 新百倫”與“NB 新百倫”標識便已具有較高知名度，而且周樂倫及其家族均在廣東省從事鞋帽生產、銷售活動，理應知曉美國New Balance公司及其“新百倫”標識的知名度。因此，新百倫中國公司的“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識應當被認定為在先使用并有一定影響的商標。

綜上，新百倫中國公司系基于其在先商號權、知名商品特有名稱權使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，并不存在抑制周樂倫“新百倫”商標進行商業(yè)運作的主觀故意，而周樂倫在得知新百倫中國公司啟用“新百倫”字號之后搶注“新百倫”商標，未構成反向混淆這種特殊的侵犯他人注冊商標專用權的行為。因此，應對新百倫中國公司的在先權利抗辯主張予以支持。

是否造成公眾混淆誤認

對于新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識是否構成與周樂倫“百倫”商標的混淆，華東政法大學知識產權學院教授黃武雙認為，判斷商標的使用是否會產生混淆，應當考慮多種因素來進行綜合判斷。該案中，新百倫中國公司使用“新百倫”標識的行為大多為搭配其他英文標識使用和在授權專營店中使用?！癗ew Balance”品牌的英文標識、廣告、專柜和專賣店都有其獨有的設計并具有較高的識別度，能夠讓消費者準確地區(qū)分其產品和服務的來源。在這種情況下，很難造成消費者將新百倫中國公司的“新百倫”標識與周樂倫的“百倫”及“新百倫”商標產生混淆。

首先，“新百倫”“紐巴倫”“新平衡”等均屬于英文“New Balance”對應的合理中文表達。將英文的商標、商品名稱、地名等翻譯為中文時，通常采用的方法包括“音譯”“意譯”或者“音譯+意譯”等多種不同方法，其目的是為了讓相關公眾能夠在英文和中文之間建立合理的聯系，以便達到記憶、接受等認知效果。就熟悉中文的相關公眾而言，“新百倫”“紐巴倫”“新平衡”等中文表達均可以同時指向英文“New Balance”。以熟悉中文的消費者視角觀察，中文“新百倫”是英文“New Balance”的合理對應翻譯。因此，新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，有助于消費者區(qū)分商品或服務來源，具有合理性。

其次，新百倫中國公司所使用的“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，與周樂倫持有的涉案商標“百倫”并不完全相同。其次，即便“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識的主要部分與周樂倫的“百倫”商標相同或相似，新百倫中國公司的使用方式也不會使其與周樂倫持有的“百倫”商標混淆。同時，新百倫中國公司的被訴侵權產品在實體店的展示和銷售行為，均系在新百倫中國公司的專賣店和專柜進行。新百倫中國公司從未在任何產品上使用“新百倫”標識。雖在售后銷售小票中使用了“新百倫”字樣，或在運動鞋下方的標簽上標注有“新百倫鞋”“新百倫運動鞋”字樣，但因其專賣店的門口、店內裝潢、產品包裝等處大量、突出使用了“New Balance”“N”和“NB”商標，故消費者不會將新百倫中國公司的產品與周樂倫的產品相混淆。

新百倫中國公司在其官網及天貓商城與京東商城上開設的“New Balance旗艦店”中大量使用“New Balance”“N”和“NB”商標，每雙鞋的側邊標注有明顯的“N”商標，故消費者不會對被訴侵權產品與周樂倫的產品產生混淆。同時，新百倫中國公司在廣告宣傳中僅在特定情況下使用“新百倫”字樣作為其中文名稱或企業(yè)商號，新百倫中國公司大量、突出使用“New Balance”“N”和“NB”商標，因此消費者不會對被訴侵權產品與周樂倫的產品產生混淆。

綜上，在無法證明周樂倫已經大量使用“新百倫”商標證據的情況下，應當認定周樂倫持有的“新百倫”商標在市場上尚未累積商譽，沒有市場知名度。而新百倫中國公司使用“New Balance 新百倫”“NB 新百倫”標識，不會造成相關公眾與“新百倫”商標實際混淆，并不存在混淆可能性。

侵權賠償數額如何確定

針對該案賠償數額的確定，最高人民法院知識產權審判庭原法官王永昌認為，商標侵權案件中侵權賠償數額的認定應當適用填平原則，在周樂倫沒有舉證證明其具有市場和市場盈利能力，或證明雙方存在市場競爭關系的情況下，將新百倫中國公司因涉案侵權行為獲利的1/2作為損害賠償有待商榷。

首先，在判斷商標侵權數額中應考慮多種因素，特別是涉案商標究竟對被告的盈利有多大的貢獻。該案中，新百倫中國公司的盈利與其在我國的流行是由多種因素導致的，其中包括“New Balance”品牌鞋的高科技性能、獨特的設計、廣告投入、名人效應等，而“新百倫”中文標識對其盈利的貢獻相較而言僅占較小的一部分。在這種情況下，一審法院判決將新百倫中國公司的凈利潤的50%作為其因侵權而獲得的盈利，有待商榷。為了更加準確、客觀地計算商標的盈利貢獻率，人民法院可以參考專業(yè)資產評估機構出具評估意見的方法來實現。

其次，確定商標侵權的賠償數額應當考慮多種因素，并需注意侵權賠償數額和侵權行為之間的因果關系。如果以新百倫中國公司的侵權獲利來確定侵權賠償數額，需要考慮因果關系，即新百倫中國公司的獲利是否是因為侵權的事實而產生。影響商品銷售利潤的要素包括技術（如專利技術、技術秘密）、商標及外觀設計等標識、銷售渠道、材料特殊性、生產能力等多重要素，就鞋類產品而言，款式、色彩、材料等也起著非常重要的作用。因此，即便新百倫中國公司侵犯了周樂倫持有“新百倫”注冊商標專用權，在計算損害賠償金額時，應當充分甄別上述因素，厘清用以支持損害賠償的因果關系。

而該案中，周樂倫沒有任何證據證明“新百倫”標識對于新百倫中國公司銷售獲利的貢獻，應當承擔舉證不能的不利后果；新百倫中國公司所獲得的凈利潤是基于眾多因素的貢獻，并非僅僅依靠商標的貢獻，亦或是“新百倫”的貢獻；周樂倫沒有充分證明其對涉案商標的實際使用。因此，該案應僅判決新百倫中國公司賠償周樂倫合理維權費用即可，以符合民事賠償的填平原則。

此外，如果在案證據可以證明周樂倫注冊和使用“新百倫”商標帶有明顯的惡意，根據我國民法中的誠實信用原則，賠償數額不應過高。在此情況下，如果將侵權損害賠償數額定得過高，反而會讓商標搶注者通過提起訴訟而獲得不正當的利益，有違民法上的誠實信用原則。因此，法院應將周樂倫是否具有惡意搶注的情形考慮在內，來進行侵權數額的判定。

（文/王國浩）

本文轉自羅云律師網