國家工商行政管理總局商標評審委員會
法務(wù)通訊
(2014)第2 期
(總第63期) 2014年7月
2013年商標評審案件行政訴訟
情況匯總分析
一、基本情況
2013年，商評委裁決商標評審案件14.42萬件，當事人不服商評委裁決，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟的案件計1760件，與2012年的2525件相比下降了30%，占商標評審案件裁決數(shù)量的1.22%，與往年約4%的起訴率相比下降較大;進入北京市高級人民法院二審程序的商標評審案件有881件;進入最高人民法院再審聽證程序或再審程序的案件有57件。2013年，商評委共收到法院一審判決2004份，二審判決1158份，再審判決43份。在法院已審結(jié)的案件中，商評委2013年一審勝訴率為82.8%，二審和再審亦保持了較高的勝訴率。
二、主要特點
(一)評審案件審結(jié)量大、起訴信息滯后導(dǎo)致起訴率有所下降
新《商標法》對商標審查審理時限作了明確規(guī)定，為了保證新法順利實施，確保案件審理符合法定時限要求，商評委深度挖潛，2013年共審結(jié)完成商標評審案件14.42萬件，相當于以往4年工作量的總和。在相關(guān)后續(xù)流程工作人員數(shù)量不變的情況下，因案件審結(jié)量大幅增加導(dǎo)致了評審決定、裁定打印、交郵時間延長，加之我委收到法院起訴信息的時間一般為交郵日后三、四個月，具有一定的滯后性，導(dǎo)致部分2013年做出的評審決定、裁定，我委于2014年才收到法院的起訴通知。由于上述因素，導(dǎo)致2013年的起訴率有所下降。
又因大量的2013年審結(jié)的案件于2014年收到起訴通知，也使得我委2014年的一審應(yīng)訴量大幅增加。僅2014年第1季度，我委就收到了一審應(yīng)訴通知約2160件，超出了2013年全年的一審應(yīng)訴量。
(二)商評委與法院分歧焦點與往年相比變化不大
從一審的敗訴數(shù)據(jù)來看，2013年度主要敗訴原因比例及其與上年的變化統(tǒng)計見下表：
2013年2012年
商標近似26$%
商品類似22$%
馳名商標17%5%
采信新證據(jù)7%
其他在先權(quán)利8%5%
十條一款(八)項“不良影響”5%6%
顯著性4%5%
搶注在先使用并有一定影響的商標2%4%
情勢變更2%0.8%
文件送達舉證2%4%
對上表數(shù)據(jù)分析可以看出，2013年，商評委與法院的分歧焦點較2012年基本變化不大，因商標近似和商品類似判定存在分歧仍然是我委敗訴的主要原因，占所有敗訴案件的48%。其他敗訴原因中，因馳名商標條款認定與法院存在分歧導(dǎo)致敗訴的案件比例有所上升，由2012年的5%上升為17%，其中部分是我委認為馳名商標證據(jù)不足或商品類別差別較大無法給予跨類保護，而法院卻對此給予了馳名商標保護，也有部分案件是我委認定了馳名商標或給予跨類保護，而法院則未予支持，具體情況下文將詳細分析。
因“搶先注冊在先使用并有一定影響的商標”條款敗訴的案件比例逐年下降，2011年的比例為7%，2012年的比例為4%，2013年進一步下降為2%，這充分說明我委與法院在用足用好相關(guān)條款，大力制止惡意搶注方面已經(jīng)形成共識，審理標準基本保持一致。
因法院認為我委未完成評審材料已送達當事人的舉證責(zé)任而敗訴的案件比例于2012年由上年的0.4%激增到4%，但2013年該比例下降了2%。法院充分考慮了商標評審案件以書面審理為主、因?qū)徖頃r間超出一年而無法提供送達證據(jù)的客觀實際，從節(jié)約行政和司法成本的角度出發(fā)，在部分案件中對于雖然我委無法提供原告收到案件相關(guān)材料的證據(jù)，但被訴裁定理由和結(jié)論均無不當，原告除主張送達程序違法之外未提出實體上的主張或證據(jù)，或者其主張或證據(jù)明顯不能成立的，法院在認定送達程序不當?shù)幕A(chǔ)上，判決駁回原告的訴訟請求。
三、具體情況分析
(一)商品類似的判定
2013年一審敗訴案件中，因商品類似判定存在分歧導(dǎo)致法院一審撤銷我委決定或裁定的案件比例占所有敗訴案件的22%，與2012年23%的比例基本持平，仍然是僅次于商標近似判定的第二大敗訴原因。
敗訴的案件中絕大多數(shù)是我委依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》(以下稱區(qū)分表)判定不構(gòu)成類似商品/服務(wù)，而法院突破區(qū)分表，認為構(gòu)成類似商品/服務(wù)。但也有部分案件，我委綜合考慮惡意、商品關(guān)聯(lián)性、引證商標知名度或獨創(chuàng)性等要素突破區(qū)分表，判定構(gòu)成類似商品/服務(wù)，而法院認為不構(gòu)成類似商品/服務(wù)，例如，在第G995295號
值得注意的是，2013年我委因商品類似判定敗訴的案件中有超過一半的案件是有關(guān)第25類商品類似判定的。雖然第十版的區(qū)分表中對第25類商品的類似群組劃分進行了調(diào)整，對2501-2505服裝類商品全部交叉檢索，歸為類似商品，但是服裝類商品和鞋、帽、襪、手套、領(lǐng)帶、圍巾、腰帶等商品還是分為不同的類似群組。從目前法院判決來看，第25類商品上基本是全部突破判定為類似商品，在商標近似的情況下，我委依據(jù)區(qū)分表未判定為類似商品的案件基本上都被法院判決撤銷。目前我委面臨兩難選擇，一方面，若繼續(xù)依據(jù)區(qū)分表的類似群進行判定，當事人起訴至法院必然會導(dǎo)致敗訴重裁，浪費了行政資源和成本;另一方面，若完全與法院標準保持一致，第25類商品全部突破判定為類似商品，則會導(dǎo)致復(fù)審程序與商標局注冊審查程序的標準不一致，造成審查標準上的混亂，影響商標行政機關(guān)決定的權(quán)威性和當事人對行政行為的可預(yù)期性。對此我委應(yīng)積極應(yīng)對，就該問題積極進行溝通協(xié)調(diào)，爭取盡快達成審查標準上的一致。
應(yīng)該說，區(qū)分表在商標注冊程序中發(fā)揮著重要的作用，在指定商品申報、商品類別劃分和商品類似判定上以區(qū)分表為基本依據(jù)，對于提高行政效率、保證行政決定的統(tǒng)一性具有重要意義。同時在商標確權(quán)程序中，從公平優(yōu)先兼顧效率的角度出發(fā)，根據(jù)商品的客觀屬性和個案具體情況對商品類似與否進行綜合判定，部分情況下突破區(qū)分表判定構(gòu)成類似商品亦無可厚非。但是，過分強調(diào)商品類似判定上的個案原則，會使商品類似的判定標準彈性過大，造成實踐中認識上的混亂，甚至可能會模糊普通商標在類似商品上的禁止權(quán)與馳名商標在跨類商品上的禁止權(quán)之間的界限，破壞商標法(除特別說明外，本文所指的商標法均指2014年5月1日起實施的新商標法)第三十條和第十三條之間的立法平衡。因此，突破區(qū)分表應(yīng)重點把握以下兩個原則：
1.以禁止混淆為原則，全面評述，綜合判定。
商標法第三十條規(guī)定，申請注冊的商標不得同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似。從該法條的字面含義來看，商標行政機關(guān)在對申請商標進行相對理由審查時，必須對商標是否近似以及商品是否類似進行判定，從而做出該申請商標注冊是否應(yīng)予初步審定的決定。但需要強調(diào)的是，對商標近似與商品類似與否進行判定僅僅是法律適用要件，而絕非該條款的立法目的。該條款的立法目的是從保護在先商標實現(xiàn)區(qū)別商品來源功能的角度出發(fā)，避免引起相關(guān)公眾的混淆，損害在先商標權(quán)人的利益和消費者的利益。因此，在適用該條款對商標近似與商品類似與否進行判定時，應(yīng)以是否可能會造成相關(guān)公眾混淆為根本標準，不可望文生義，以偏概全地僅僅局限于對商標標識本身的比較和對商品客觀屬性的歸類判定上。商標法第五十七條之(二)中，將“容易導(dǎo)致混淆的”作為在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標構(gòu)成商標侵權(quán)的要件，就充分體現(xiàn)了“禁止混淆”這一商標權(quán)保護的基本原則。
就商品類似的判定而言，對于何種情況下相關(guān)公眾會認為不同的商品直接存在特定聯(lián)系，或容易造成混淆，首先，離不開對商品本身客觀屬性的分析與對比，包括主要原料、生產(chǎn)部門、生產(chǎn)工藝、功能、用途、銷售場所、消費對象等，這應(yīng)該是判定商品是否類似的基礎(chǔ)，區(qū)分表可以作為重要的參考依據(jù)。其次，還應(yīng)該根據(jù)個案的情況，綜合考慮引證商標的獨創(chuàng)性與知名度，兩商標的近似程度，引證商標所有人的多元化經(jīng)營程度和系爭商標申請人的主觀意圖等多種因素。一般情況下，若相同或近似的商標使用在不同的商品上，會使相關(guān)公眾認為上述商品是由同一主體提供，或者提供的主體之間存在特定聯(lián)系，就可以判定上述商品構(gòu)成類似商品。
鑒于突破區(qū)分表需要在每個案件中對上述要素予以綜合考慮，具有個案性，而法院判決和行政機關(guān)的決定或裁定實際上具有一定的導(dǎo)向性和示范性，為避免造成認識上的混亂，在突破區(qū)分表的案件中，應(yīng)當就個案中類似商品的判定進行全面分析，特別是可能影響類似判定的個案因素，應(yīng)予以明示。
2.注意厘清與馳名商標跨類保護之間的界限。
商標法在制度設(shè)計上，給予了普通商標和為相關(guān)公眾所熟知的馳名商標不同的保護程度。對于普通商標，其禁用權(quán)范圍為相同或類似商品，而對于具有較高知名度的馳名商標，則可以從避免馳名商標顯著性和聲譽受損的角度出發(fā)，獲得“跨類”保護。值得注意的是，所謂馳名商標獲得“跨類”保護，并非特指只有馳名商標才能獲得跨商品類別的保護，在以是否容易導(dǎo)致混淆為原則對商品類似進行判定的情況下，跨類別判定不同商品構(gòu)成類似商品的情況并不少見。馳名商標“跨類”保護應(yīng)是與普通商標在“類似”商品上獲得保護相對應(yīng)的概念，更確切的表述應(yīng)為馳名商標可以在 “非類似”商品上獲得保護。
突破區(qū)分表對商品類似進行判定，必須注意厘清普通商標保護范圍與馳名商標跨類保護之間的界限。一方面，根據(jù)商標法明確表達的馳名商標“按需認定”的精神，對于關(guān)聯(lián)性較強的，相關(guān)公眾可能會認為不同商品是由同一主體提供，或者提供的主體之間存在特定聯(lián)系的，就可以突破區(qū)分表判定構(gòu)成類似商品，從而適用商標法第三十條予以規(guī)制。另一方面，也應(yīng)防止過于靈活判定商品類似而導(dǎo)致馳名商標保護條款虛化。對于客觀屬性差別較大，相關(guān)公眾不會產(chǎn)生混淆，但是在不同商品上的使用可能會使馳名商標所有人長期建立起來的該商標與指定商品之間的強烈聯(lián)系被弱化或者丑化，或者不當利用馳名商標聲譽的情況，還是應(yīng)通過馳名商標條款給予跨類保護。
(二)馳名商標的舉證要求與保護范圍
1.馳名商標的舉證要求
商標法第十四條規(guī)定了認定馳名商標應(yīng)當考慮的因素，包括相關(guān)公眾對該商標的知曉程度，該商標使用的持續(xù)時間，該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍，該商標作為馳名商標受保護的記錄以及該商標馳名的其他因素。該規(guī)定原則性較強，在個案中還需要對當事人提交的證據(jù)予以綜合考量。目前，容易產(chǎn)生分歧的主要有以下兩個方面：
一是有資質(zhì)的會計師事務(wù)所、具有公信力的權(quán)威機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會出具的相關(guān)報告或證明的證明效力問題。為保證有關(guān)馳名商標證據(jù)的真實性和客觀性，在《商標評審委員會審理涉及馳名商標認定案件的工作規(guī)范意見》中，我委將有關(guān)申請人經(jīng)濟指標的審計報告、稅務(wù)機關(guān)出具的納稅證明、廣告費專項審計報告、民政部登記的全國性行業(yè)協(xié)會出具的申請人或者引證商標使用商品/服務(wù)的全國同行業(yè)排名情況的證明等作為判定引證商標是否構(gòu)成馳名商標的重要參考，并要求當事人提交原件或者經(jīng)公證的復(fù)印件。但是，在行政訴訟中出現(xiàn)了會計師事務(wù)所出具的審計報告中的數(shù)據(jù)與企業(yè)工商年檢內(nèi)容差距較大、有其他證據(jù)證明行業(yè)協(xié)會出具的行業(yè)排名并不真實、廣告費專項審計報告缺乏相關(guān)證據(jù)支持等原因而導(dǎo)致法院對其真實性不予認可的情況。
理論上，具有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具的有關(guān)經(jīng)濟指標和廣告費的審計報告應(yīng)該是較為客觀的反映了企業(yè)的經(jīng)營狀況，但是鑒于目前實踐中出現(xiàn)了若干審計報告造假的案例，我委在馳名商標認定的證據(jù)采信上應(yīng)更加客觀的看待審計報告證據(jù)。有關(guān)企業(yè)經(jīng)營情況、引證商標宣傳情況應(yīng)該綜合與引證商標有關(guān)的銷售合同和發(fā)票，廣告合同和發(fā)票，廣告宣傳載體和影響范圍、持續(xù)時間等多種因素綜合判定，審計報告應(yīng)僅僅只是一個參考因素而非必要條件。
對于民政部登記的全國性行業(yè)協(xié)會出具的申請人或者引證商標使用商品/服務(wù)的全國同行業(yè)排名情況的證明，從證據(jù)性質(zhì)來看其屬于證人證言，證明效力較低，應(yīng)該結(jié)合其他證據(jù)予以綜合考量。而待證年份當年或次年產(chǎn)生的、公開發(fā)布的相關(guān)行業(yè)排名的證據(jù)應(yīng)具有較強證明力。
二是對于曾經(jīng)受到過馳名商標保護的商標或者外國企業(yè)所有的，中國境內(nèi)注冊并長期使用、客觀上具有較高知名度商標的舉證責(zé)任減輕的標準問題。
商標法第十四條明確將該商標作為馳名商標受保護的記錄作為認定馳名商標應(yīng)當考慮的因素;許多中國境內(nèi)注冊并長期使用、具有較高知名度的商標，其國外所有人出于保護商業(yè)秘密的目的，往往不愿意提交相關(guān)合同、發(fā)票等證據(jù)，而提交較為公開的資料，如其商標的注冊情況、引證商標的宣傳證據(jù)和獲獎證據(jù)、專賣店或分支機構(gòu)分布情況等。目前商評委和法院已基本達成共識，對上述兩類商標可適當降低舉證責(zé)任，但是具體降低到什么程度即可，還缺乏統(tǒng)一的標準。例如，在第1009341號“愛馬仕”商標爭議案中，法院一審和二審均認為在案證據(jù)不足以證明“HERMES及圖”商標構(gòu)成馳名商標，判決維持商評委裁定，但是在第4031298號“Hermes Epitek及圖”商標異議復(fù)審案中，法院一審認為在案證據(jù)可以證明“HERMES及圖”商標構(gòu)成第18類、第25類商品上的馳名商標，跨類保護至測量裝置等商品，判決撤銷我委裁定。在其他若干案件中，法院采信新證據(jù)或降低舉證責(zé)任認定樂天、歐泊萊、多美滋為馳名商標，判決撤銷我委裁定，但是在第3573130、3573131號商標爭議案和第5063600號商標異議復(fù)審案中，法院一審認為在案證據(jù)不足以證明HUGO BOSS系列商標構(gòu)成馳名商標;在第3085481號商標異議復(fù)審案中，法院一審認為在案證據(jù)不足以證明“NIKE”商標構(gòu)成馳名商標;在第4317298號商標異議復(fù)審案中，法院一審認為在案證據(jù)不足以證明“益達”商標構(gòu)成馳名商標;在第4101723號商標異議復(fù)審案中，法院一審認為在案證據(jù)不足以證明“RADO”商標構(gòu)成馳名商標;在第4556585號商標異議復(fù)審案中，法院一審、二審認為在案證據(jù)不足以證明“沃爾瑪”商標構(gòu)成馳名商標，均判決維持了我委裁定。
對此，我委一方面應(yīng)從制止惡意攀附他人較高知名度商標商譽，損害他人利益的角度出發(fā)，繼續(xù)加大對曾經(jīng)受到過馳名商標保護的商標或者在中國境內(nèi)注冊并長期使用、客觀上具有較高知名度的“國外商標”的保護，降低對此類商標的舉證責(zé)任要求;另一方面，應(yīng)就此問題與法院進行溝通交流，以期能夠形成具有共識性的標準。
2.馳名商標的保護范圍
馳名商標經(jīng)過長期使用、廣泛宣傳，在相關(guān)公眾中具有較高的知名度，試圖借助其聲譽打擦邊球、傍名牌的行為也較之普通商標更為常見。由于相關(guān)公眾已經(jīng)在馳名與使用的商品或服務(wù)之間建立起了強烈的聯(lián)系，若允許他人在其他類別的商品或服務(wù)上注冊、使用與馳名商標相同或近似的商標，則會淡化、稀釋這種聯(lián)系，即破壞了該馳名商標的顯著性，甚至?xí)H損馳名商標的聲譽。在目前的評審和訴訟實踐中，對于馳名商標的跨類保護已不限于混淆要求，而是有限引入了反淡化保護。但是，就馳名商標反淡化保護的標準，尚未形成明確一致的意見，實踐中也出現(xiàn)了一定的混亂。
一方面，在某些案件中，法院對馳名商標跨類保護的商品類別跨度較大。例如，認定“美孚”為石油化工產(chǎn)品上的馳名商標，跨類保護至化肥等商品;認定“卡西歐”為電子計算器、電子表、電子音樂儀器商品上的馳名商標，跨類保護至地漏等商品;認定“歐珀萊”、“AUPRES”為化妝品商品上的馳名商標，跨類保護至香腸腸衣、避孕套等商品;認定“中信”為金融服務(wù)上的馳名商標，跨類保護至抽水馬桶等商品;認定“佐丹奴”為服裝上的馳名商標，跨類保護至哈達、壽衣等商品;認定“香奈兒”為化妝品、衣服上的馳名商標，跨類保護至衛(wèi)生巾等商品。
另一方面，在第3347978號“海天”商標爭議案中，我委根據(jù)在案證據(jù)認定“海天”為醬油商品上的馳名商標，并跨類保護至無酒精果汁、礦泉水、可樂等商品上。但是法院一審認為，雖然在案證據(jù)可以證明“海天”為馳名商標，但是“海天”的固有顯著性較弱，且爭議商標和引證商標核定使用的商品類別在功能、用途、生產(chǎn)原料、制作工藝及銷售場所中的商品分類擺放等多方面存在明顯差異，爭議商標的注冊不會損害馳名商標注冊人的利益，在爭議商標已經(jīng)獲準注冊并實際使用的情況下，不應(yīng)將其予以撤銷。在第4718859號“強生qiangsheng”商標異議復(fù)審案中，法院一審認為被異議商標指定使用的酵母、食用香料等商品與引證商標核定使用的嬰兒護膚油、嬰幼兒用潤膚霜區(qū)別較大，相關(guān)公眾一般不致發(fā)生混淆，即使將引證商標認定為馳名商標，亦無法予以跨類保護。
在反淡化理論的起源國美國，就反淡化原則的適用也存在一定的爭議，其適用要件是較為復(fù)雜和嚴格的。目前，盡快形成較為明確、統(tǒng)一的馳名商標反淡化保護標準已經(jīng)成為商評委和司法機關(guān)面臨的重要課題，應(yīng)合理確定適用條件，一方面要保證給予馳名商標較高的保護，禁止減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的商標注冊或使用，對于知名度較高、獨創(chuàng)性較強、使用在日常消費品或服務(wù)上，相關(guān)公眾為普通大眾的馳名商標，對其保護的范圍應(yīng)相對放寬。另一方面，也要防止馳名商標制度的濫用，隨意擴張馳名商標的權(quán)利范圍，造成馳名商標的“符號圈地”。
(三)第十條第一款(八)項“不良影響”的判定
商評委與法院在第十條第一款(八)項“不良影響”條款的適用上一直存在一定分歧，這也是近年來商評委敗訴的主要原因之一。其中，在關(guān)于“可能導(dǎo)致消費者誤認”是否構(gòu)成第十條第一款(八)項之“不良影響”問題上的分歧，可能會因商標法第十條第一款(七)項修改而基本解決。新商標法實施后，對于尚未取得注冊的，“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的”商標可以依據(jù)第十條第一款(七)項不予注冊，而不再適用第十條第一款(八)項。目前，在“不良影響”的判定上，主要有以下兩個問題值得關(guān)注：
1.損害特定民事權(quán)益或者非以使用為目的，大量注冊商標的行為，是否可以適用第十條第一款(八)項“不良影響”予以規(guī)制。
我委在若干案件中，對明顯意圖攀附他人商標商譽，但是無法適用2001年商標法第十三條、第十五條、第三十一條規(guī)定的商標;或者存在非以使用為目的，大量注冊商標的行為，但是當事人在法律依據(jù)中未提及2001年商標法第四十一條第一款，適用了第十條第一款(八)項“不良影響” 予以規(guī)制，這些案件基本都被法院以法律適用錯誤予以撤銷。
《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第三條規(guī)定，人民法院在審查判斷有關(guān)標志是否構(gòu)成具有其他不良影響的情形時，應(yīng)當考慮該標志或者其構(gòu)成要素是否可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響。如果有關(guān)標志的注冊僅損害特定民事權(quán)益，由于商標法已經(jīng)另行規(guī)定了救濟方式和相應(yīng)程序，不宜認定其屬于具有其他不良影響的情形。
新商標法首次明確了申請注冊商標應(yīng)當遵循誠實信用原則，其作為法律原則雖然無法在個案中具體適用，但是具體法律規(guī)則的解釋與適用均應(yīng)體現(xiàn)和貫徹維護誠實信用原則這一立法精神。新法實施后，我委將以維護誠實信用原則為指引，用足用好具體法律條款，特別是以新增加的第十五條第二款有效制止惡意搶注，而不宜在僅損害特定民事權(quán)益的案件中適用“不良影響”條款。
對于非以使用為目的，大量注冊商標的行為，由于其屬于擾亂商標注冊秩序的行為，應(yīng)適用商標法第四十四條第一款予以規(guī)制，亦不宜適用“不良影響”條款。
2.企業(yè)名稱形式的商標與申請人企業(yè)名稱不符，是否屬于第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。
依據(jù)《商標審查及審理標準》，“商標由企業(yè)名稱構(gòu)成或者包含企業(yè)名稱，該名稱與申請人名義存在實質(zhì)性差異，容易使公眾發(fā)生商品或者服務(wù)來源誤認的”屬于第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。目前，該標準的適用主要有以下兩個問題：
一是商標雖然與申請人企業(yè)名稱不符，但是其關(guān)聯(lián)公司的企業(yè)名稱，可否判定為不構(gòu)成“不良影響”。
在第7181856號“CHIVAS BROTHERS LTD”商標駁回復(fù)審案中，我委認為申請商標與其申請人的企業(yè)名稱“芝華士控股公司”存在實質(zhì)性差異，容易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生誤認，申請商標也無法發(fā)揮正常的市場區(qū)分功能，缺乏予以注冊保護的正當性，構(gòu)成商標法第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。但是法院二審認為，根據(jù)在案證據(jù)可以認定芝華士控股公司與芝華士兄弟公司是關(guān)聯(lián)公司，且芝華士兄弟公司出具了同意函，同意申請商標在中國注冊，因此申請商標并不屬于《商標審查及審理標準》中規(guī)定的“商標由企業(yè)名稱構(gòu)成或者包含企業(yè)名稱，該名稱與申請人名義存在實質(zhì)性差異，容易使公眾發(fā)生商品或者服務(wù)來源誤認的”情形，應(yīng)予核準注冊。
二是商標雖然與申請人企業(yè)名稱存在差異，但是商號部分完全相同，可否判定為不構(gòu)成“不良影響”。
在第6209376號“WRANGLER JEANS CO.”商標駁回復(fù)審案中，商標注冊申請人的英文名稱為WRANGLER ALLAREL CORP.，我委認為申請商標與其申請人公司名義不符，易使消費者對商品來源產(chǎn)生誤認，從而誤買誤購，造成經(jīng)濟和公共秩序上的不良影響，構(gòu)成商標法第十條第一款(八)項“不良影響”所指情形。但是法院一審和二審均認為，申請商標中的英文“WRANGLER”是申請人蘭格勒服裝公司的英文商號，申請商標可以翻譯為“蘭格勒牛仔褲公司”，雖然申請商標的中文含義與蘭格勒服裝公司的企業(yè)名稱略有差異，但是存在特定對應(yīng)關(guān)系，不易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆誤認，亦不會產(chǎn)生“不良影響”。
對《商標審查及審理標準》中確定的標準不宜僵化適用，應(yīng)結(jié)合案件具體情況，充分考慮相關(guān)公眾的一般認讀習(xí)慣和認知水平。對于商標所含企業(yè)名稱的商號與申請人的一致，僅組織形式存在差異，但符合商業(yè)慣例或者存在特定對應(yīng)關(guān)系或者屬于關(guān)聯(lián)公司，不會使公眾對商品或者服務(wù)來源發(fā)生誤認的，不宜判定為構(gòu)成“不良影響”。
(四)商標法第四條的理解與適用
商標法第四條第一款規(guī)定：“自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標專用權(quán)的，應(yīng)當向商標局申請商標注冊?！痹摋l款闡明了可以申請注冊商標的主體、取得商標專用權(quán)的方式，同時，鑒于其對“生產(chǎn)經(jīng)營活動”的強調(diào)，也被理解為是對申請注冊人應(yīng)當有真實使用意圖的要求。正如最高人民法院在第4706970號“海棠灣”商標爭議案的有關(guān)再審申請的行政裁定書中所述：“從該條規(guī)定的精神來看，民事主體申請注冊商標，應(yīng)該有使用的真實意圖，以滿足自己的商標使用需求為目的，其申請注冊商標的行為應(yīng)當具有合理性或正當性?！?
目前，關(guān)于該條款的理解與適用主要體現(xiàn)在以下兩種類型的案件中：
一是被異議商標申請人已被吊銷營業(yè)執(zhí)照多年但尚未注銷的案件。理論上，雖然企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照僅說明其經(jīng)營資格的喪失，并不意味著其法律上的民事主體資格已經(jīng)滅失，其還可以在清算過程中對商標專用權(quán)進行處分，因此，不宜僅僅因被異議商標申請人營業(yè)執(zhí)照被吊銷，就判定其喪失獲得商標專用權(quán)的主體資格。但是，若被異議人吊銷營業(yè)執(zhí)照時間較長，其既未主動恢復(fù)合法經(jīng)營資質(zhì)，導(dǎo)致被異議商標因其經(jīng)營受限而無法使用，也未及時辦理公司清算及注銷手續(xù)，或?qū)⒈划愖h商標轉(zhuǎn)讓給他人，應(yīng)判定其已無使用被異議商標的主觀意圖。對于尚處于注冊審核階段、尚未成為一項法定權(quán)利的被異議商標，從節(jié)約商標“符號”資源，促進商標實際使用的角度出發(fā)，應(yīng)不予核準注冊。法院在第4408546號商標、第3183182號商標、第4280442號商標、第3848227號異議復(fù)審案中均據(jù)此判決撤銷我委裁定，被異議商標應(yīng)不予核準注冊。法院在第3457556號商標異議復(fù)審案的二審判決中明確：“如果被異議商標注冊申請人的實際行為已經(jīng)比較明確地表明其已經(jīng)沒有使用被異議商標的意圖，應(yīng)當認定其不再需要取得商標專用權(quán)，因此不符合《商標法》第四條的規(guī)定，不應(yīng)核準被異議商標的注冊”。
北京市高級人民法院在今年1月份發(fā)布的《關(guān)于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》(以下稱審理指南)對該問題進行了明確，第二十四條明確規(guī)定：“申請注冊被異議商標的企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照但未辦理注銷手續(xù)，同時符合以下條件的，可以根據(jù)商標法第四條的規(guī)定，對被異議商標不予核準注冊：
(1)行政裁決作出時申請注冊被異議商標企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)被吊銷超過三年的;
(2)無證據(jù)顯示被異議商標已被轉(zhuǎn)讓或被許可給他人使用的;
(3)申請注冊被異議商標的企業(yè)未參加商標評審程序和后續(xù)訴訟程序，也未對其企業(yè)狀況及被異議商標情況作出說明或提出相關(guān)主張的;
(4)被異議商標系對引證商標的復(fù)制、摹仿且兩者指定使用的商品存在一定關(guān)聯(lián)的?！?
二是商標注冊申請人非以使用為目的注冊商標的案件。例如在前述的第4706970號“海棠灣”商標爭議案中，最高人民法院就結(jié)合商標法第四條的立法精神，綜合李隆豐受訪時有關(guān)申請注冊爭議商標意圖的介紹和其申請注冊了30余件商標，其中不少與公眾知曉的海南島的地名、景點名稱有關(guān)等事實，判定李隆豐申請注冊爭議商標并無真實使用意圖，屬于不正當占用公共資源、擾亂商標注冊秩序，構(gòu)成2001年商標法第四十一條第一款所指以“不正當手段取得注冊”的情形，認可了商評委和北京高院對此問題的認定。在第4809737號“ERE”商標爭議案中，我委綜合考慮爭議申請人東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司在先使用“ERE”的知名度，爭議商標的申請人及其姐夫一貫的惡意注冊商標的行為及其無鋁錠生產(chǎn)能力、索要高額侵權(quán)賠償金等事實，判定爭議商標申請人并非基于從事正當生產(chǎn)經(jīng)營活動的目的申請注冊爭議商標，其不正當注冊行為違反了商標法第四條關(guān)于申請注冊商標用于正當生產(chǎn)經(jīng)營需要的規(guī)定，擾亂了商標管理秩序和市場經(jīng)濟秩序，屬于2001年商標法第四十一條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”的情形，爭議商標應(yīng)在全部指定使用商品上予以撤銷。
在上述兩種類型的案件中，準確把握商標法第四條的立法精神，對于促進商標使用、制止非正當目的注冊商標行為具有重要意義。值得注意的是，雖然北京市高院在審理指南中規(guī)定可以根據(jù)商標法第四條的規(guī)定，對被異議商標不予核準注冊，但是第四條屬于總則性規(guī)定，并非商標法有關(guān)禁止商標注冊的具體法律依據(jù)，基于職權(quán)法定原則，商評委在案件審理中直接適用該條款似乎存在法律障礙。從審理指南第二十四條的要件之四“被異議商標系對引證商標的復(fù)制、摹仿且兩者指定使用的商品存在一定關(guān)聯(lián)的”可見，適用第四條主要旨在規(guī)制缺乏正當性或合理性的商標注冊行為。商評委在具體案件中，雖然無法直接以第四條作為法律依據(jù)，但是可以在闡明第四條的立法精神的基礎(chǔ)上，適用商標法第四十四條第一款或者適用申請人主張的其他具體法條，裁定被異議商標不予核準注冊或者宣告爭議商標無效。
(五)商標法第四十四條第一款“其他不正當手段取得注冊”的理解與適用
按照《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第十九條，“其他不正當手段”是指屬于欺騙手段以外的擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不正當占用公共資源或者以其他方式謀取不正當利益的手段。目前，商評委與法院已經(jīng)基本達成共識，非以使用為目的，大量或多次搶注商標的行為應(yīng)該屬于擾亂商標注冊秩序行為，屬于商標法第四十四條第一款所指“其他不正當手段取得注冊”的情形。這對于有力打擊惡意搶注行為具有重要意義，在前述的“海棠灣”商標爭議案、“ERE”商標爭議案，還有“蠟筆小新”系列商標爭議案中的適用均取得了良好的社會效果。但是，關(guān)于該條款可否適用在異議復(fù)審案件(新法實施后即為不予注冊復(fù)審案件)中還存在著較大的爭議。
在第4595766、4595767號“JOXOD”商標異議復(fù)審案和第4163604號“浪琴LANGQIN”商標異議復(fù)審中，法院一審和二審都明確表達了該條款位于2001年商標法第五章“注冊商標爭議的裁定”，只能適用于注冊商標爭議案件，不能適用與異議復(fù)審案件的觀點。但是在第4900149、4906700號NIKE系列商標異議復(fù)審案中，法院一審則認為：“其立法本意在于本著誠實信用的原則，制止惡意申請注冊商標的行為，維護良好的市場秩序。這一宗旨應(yīng)當貫穿于商標審查、核準程序，異議和爭議程序的始終。如果商標局或者商評委在商標注冊階段即發(fā)現(xiàn)該商標申請人系企圖以欺騙收到或者其他不正當手段取得注冊，可以適用該條款不予核準注冊該商標注冊，而不必等待該商標被核準注冊后再適用該條撤銷不當注冊商標”，并最終綜合考慮被異議商標申請人在多個商品或服務(wù)類別上申請注冊了三十余個包含“NIKE”或“耐克” 的商標、耐克公司及其商標具有較高知名度等事實，判定被異議商標的注冊會擾亂商標注冊管理秩序，違反了2001年商標法第四十一條第一款的規(guī)定，應(yīng)不予核準注冊。
我委認為，依據(jù)商標法第四條第一款的立法精神，民事主體申請注冊商標應(yīng)當是基于正當使用的目的，確為生產(chǎn)經(jīng)營所需要。商標法第三次修改也特別在總則部分增加了第七條第一款，明確規(guī)定：“申請注冊和使用商標，應(yīng)當遵循誠實信用原則?！边@對于行政執(zhí)法機關(guān)和司法機關(guān)充分解釋運用具體法律條款，有效制止不具有正當性的商標注冊行為具有重要的指導(dǎo)意義。目前我國存在大量的商標掮客，他們不以使用為目的，僅是為了不正當占用資源或者謀取不正當利益，大量申請注冊商標。此類商標的注冊不僅對推動經(jīng)濟發(fā)展毫無益處，還擾亂了正常的市場競爭秩序，浪費了大量的行政資源，造成了惡劣的社會影響。此類行為無論是在商標注冊程序中，亦或商標無效宣告程序中，均應(yīng)一旦發(fā)現(xiàn)，立刻制止。若僅僅因為立法技術(shù)上的疏漏導(dǎo)致禁止“以其他不正當手段取得注冊”的條款僅存在于第五章“注冊商標的無效宣告”，在第三十五條有關(guān)提出異議的具體法律依據(jù)中未包含“以其他不正當手段取得注冊”的情形，就排除該條款在異議和不予注冊復(fù)審案件中的使用，則會導(dǎo)致擾亂商標注冊秩序的商標在異議程序中可以獲準注冊，但是一旦注冊即可被宣告無效的邏輯悖論，有違商標法第四條第一款和第七條第一款的立法精神。
(撰稿人：徐琳)
