作者：楊明 

淺議未注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用情況對(duì)商標(biāo)近似判斷的影響

——從“五龍”、“濱河九糧液”商標(biāo)異議復(fù)審行政訴訟案說起

案例1

陜西秦嶺蜂業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱秦嶺峰業(yè)公司）于2005年11月在第33類“酒（飲料）”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“五龍”商標(biāo)，經(jīng)商標(biāo)局審查該“五龍”商標(biāo)于2008年6月初審公告。四川宜賓五糧液集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱五糧液公司）認(rèn)為該“五龍”商標(biāo)與其在先核準(zhǔn)注冊(cè)的“五龍賓”商標(biāo)構(gòu)成相同類似商品上的近似商標(biāo)，遂在法定期限內(nèi)提出異議申請(qǐng)，商標(biāo)局經(jīng)審理后認(rèn)為“五龍”與“五龍賓”商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，對(duì)“五龍”商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)；五糧液公司不服商標(biāo)局裁定向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱商評(píng)委）提出異議復(fù)審申請(qǐng)，商評(píng)委經(jīng)審理后認(rèn)為兩商標(biāo)構(gòu)成近似，對(duì)“五龍”商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)；秦嶺峰業(yè)公司不服商評(píng)委裁定向北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱北京一中院）提起行政訴訟，北京一中院經(jīng)審理后認(rèn)為，“五龍賓”商標(biāo)完整地包含了“五龍”商標(biāo)，兩商標(biāo)構(gòu)成近似，因此維持了商評(píng)委的裁定；秦嶺峰業(yè)公司仍不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱北京高院）提出上訴，在上訴中，秦嶺峰業(yè)公司向法院補(bǔ)充提供了“五龍”商標(biāo)部分實(shí)際使用情況的證據(jù)，意在影響北京高院對(duì)商標(biāo)近似的判斷。這些證據(jù)材料主要包括部分貨物名稱為蜂蜜酒的增值稅普通發(fā)票（未顯示五龍字樣）、蜂蜜酒包裝印刷發(fā)票（未顯示五龍字樣）、“五龍”蜂蜜酒被寶雞市中小企業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為協(xié)會(huì)企業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品、被寶雞市酒水銷售行業(yè)協(xié)會(huì)推選為行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的榮譽(yù)證書、“五龍”蜂蜜酒的照片及貼牌實(shí)物等。

北京高院經(jīng)審理后認(rèn)為，雖然秦嶺峰業(yè)公司在異議復(fù)審及一審特別是二審程序中提交了被異議商標(biāo)部分使用、宣傳方面證據(jù)，但由于相關(guān)證據(jù)或未顯示被異議商標(biāo)、或無法確定其形成時(shí)間、或不足以證明其知名度，因此綜合考慮在案證據(jù)不足以證明被異議商標(biāo)經(jīng)過廣泛使用、宣傳，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的市場(chǎng)消費(fèi)群體，從而不會(huì)與引證商標(biāo)造成混淆、誤認(rèn)。最終北京高院認(rèn)為“五龍”與“五龍賓”商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，維持了商評(píng)委裁定及一審判決。i

在上述案例中，秦嶺峰業(yè)公司有意識(shí)地在一審、二審中提交“五龍”商標(biāo)實(shí)際使用的證據(jù)材料，目的在于證明被異議商標(biāo)經(jīng)過使用和宣傳，已形成穩(wěn)定的市場(chǎng)消費(fèi)群體，從而不會(huì)與引證商標(biāo)混淆。通過二審法院的判決書闡述可以發(fā)現(xiàn)，法院是認(rèn)可通過提供商標(biāo)實(shí)際使用情況來影響商標(biāo)近似判斷的。針對(duì)此于，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第1條有規(guī)定：“人民法院在審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件時(shí)，……對(duì)于使用時(shí)間較長(zhǎng)、已建立較高市場(chǎng)聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭(zhēng)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場(chǎng)秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場(chǎng)實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序?！钡貛X峰業(yè)公司提供的證據(jù)最終卻未得到二審法院的采納，到底怎樣的實(shí)際使用證據(jù)材料才能直接影響到商標(biāo)近似的判斷，我們?cè)俳榻B一則案例后再來具體分析。

案例2

甘肅濱河食品工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱濱河食品公司）于2005年5月在第33類“酒(飲料)”等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“濱河九糧液”商標(biāo)，經(jīng)商標(biāo)局審查該“濱河九糧液”商標(biāo)于2007年11月初審公告。四川宜賓五糧液集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱五糧液公司）因?yàn)樵摗盀I河九糧液”商標(biāo)與其在先核準(zhǔn)注冊(cè)的“五糧液”商標(biāo)構(gòu)成相同類似商品上的近似商標(biāo)，遂在法定期限內(nèi)提出異議申請(qǐng)，商標(biāo)局經(jīng)審理后認(rèn)為“濱河九糧液”與“五糧液”商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，對(duì)“濱河九糧液”商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)；濱河食品公司不服商標(biāo)局裁定向商評(píng)委提出異議復(fù)審申請(qǐng)，商評(píng)委經(jīng)審理后認(rèn)為兩商標(biāo)不構(gòu)成近似，對(duì)“濱河九糧液”商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)；五糧液公司不服商評(píng)委裁定向北京一中院提起行政訴訟，北京一中院經(jīng)審理后認(rèn)為，被異議商標(biāo)“濱河九糧液”中的“濱河”易被理解為“九糧液”的修飾，而“九糧液”與“五糧液”僅一字不同，且該區(qū)別的文字“九”與“五”均表示數(shù)字文字，相關(guān)公眾容易誤認(rèn)為兩商標(biāo)的商品提供者之間存在某種關(guān)聯(lián)，從而對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，因此兩商標(biāo)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成近似商標(biāo)，遂撤銷了商評(píng)委的裁定；商評(píng)委和濱河食品公司均不服一審判決，向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。在上訴中，濱河食品公司向北京高院補(bǔ)充提供了大量“濱河九糧液”商標(biāo)實(shí)際使用情況的證據(jù)，意在影響北京高院對(duì)商標(biāo)近似的判斷。其中包括“濱河九糧液”產(chǎn)品自2000-2012年所獲得榮譽(yù)的證據(jù)，“濱河九糧液”在2009年之后主要在甘肅省媒體上所作廣告宣傳證據(jù)，1998-2000年“九糧春”、“九糧液”等產(chǎn)品的銷售證據(jù)等，甘肅省名牌產(chǎn)品榮譽(yù)證書。

北京高院經(jīng)審理后認(rèn)為，濱河食品公司在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前的1996年就開始使用“濱河九糧液”商標(biāo)，并獲得一定的榮譽(yù)，同時(shí)近年來濱河食品公司使用“濱河九糧液”商標(biāo)的商品在全國(guó)性的糖酒博覽會(huì)、交易會(huì)上展覽和交易，其使用地域也不限于甘肅省境內(nèi)?！皩?duì)于使用時(shí)間較長(zhǎng)、已建立較高市場(chǎng)聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群組的訴爭(zhēng)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場(chǎng)實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序。相關(guān)商標(biāo)均具有較高知名度，或者相關(guān)商標(biāo)的共存是特殊條件下形成的，認(rèn)定商標(biāo)近似還應(yīng)根據(jù)兩者的實(shí)際使用狀況、使用歷史、相關(guān)公眾的認(rèn)知狀態(tài)、使用者的主觀狀態(tài)等因素綜合判定。注意尊重已經(jīng)客觀形成的市場(chǎng)格局，防止簡(jiǎn)單地把商標(biāo)構(gòu)成要素近似等同于商標(biāo)近似，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者之間的包容性發(fā)展。通常情況下，對(duì)尚未獲準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，不應(yīng)考慮其商標(biāo)的使用及其所獲得的知名度情況，但是在特殊情況下可以對(duì)其實(shí)際使用、所獲得的知名度以及不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆的事實(shí)予以考慮?！盵ii]

與案例1過程相同的是，濱河食品公司同樣是在二審中提供了被異議商標(biāo)實(shí)際使用的證據(jù)材料；與案例1結(jié)果不同的是，濱河食品公司提供的商標(biāo)實(shí)際使用證據(jù)得到了二審法院的認(rèn)可和采納，并最終影響了與引證商標(biāo)近似度的判斷，改變了一審法院的判決結(jié)果。

結(jié)論與思考

筆者認(rèn)為，通過上述兩則案例可以總結(jié)出以下觀點(diǎn)：

第一，北京高院認(rèn)可未注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用情況能夠?qū)ι虡?biāo)近似判斷造成影響。

現(xiàn)實(shí)中，企業(yè)在商標(biāo)未獲準(zhǔn)注冊(cè)前開始實(shí)際使用該商標(biāo)應(yīng)屬常態(tài)，因此無論在駁回復(fù)審還是異議答辯程序中，提供商標(biāo)申請(qǐng)人實(shí)際使用該商標(biāo)的證據(jù)材料，就成為了商標(biāo)申請(qǐng)人爭(zhēng)取該商標(biāo)權(quán)利的常用方式。在實(shí)踐當(dāng)中，經(jīng)過實(shí)際使用并建立了一定市場(chǎng)聲譽(yù)和形成相關(guān)消費(fèi)群體的商標(biāo)，其與未實(shí)際使用的商標(biāo)相比，確實(shí)與企業(yè)之間的聯(lián)系性、指向性更強(qiáng)，在這種情況下，如果單純從商標(biāo)的外形、含義等方面判斷兩商標(biāo)的近似程度，就可能會(huì)背離商標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)區(qū)分商品來源基本功能的事實(shí)。通過上述兩則案例也可以看出，北京高院是完全認(rèn)可未注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用情況能夠影響商標(biāo)近似判斷的，但法院在考慮實(shí)際使用情況對(duì)近似判斷的影響時(shí)，一般是以是否會(huì)“與引證商標(biāo)混淆、誤認(rèn)”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。

第二，商標(biāo)實(shí)際使用情況需要達(dá)到“經(jīng)過廣泛使用、宣傳，形成穩(wěn)定的市場(chǎng)消費(fèi)群體”，才可能不會(huì)造成混淆、誤認(rèn)。

既然肯定了未注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用情況能夠影響商標(biāo)的近似判斷，那我們?cè)賮砜纯慈绾翁峁?shí)際使用證據(jù)才能實(shí)現(xiàn)這一目的。在上述案例1中，秦嶺峰業(yè)公司雖然提供了其“五龍”商標(biāo)實(shí)際使用的證據(jù)材料，但這些證據(jù)材料最終未得到法院的采納，從法院的判決來看，原因在于無論其提供的銷售發(fā)票還是廣告發(fā)票，均未體現(xiàn)出被異議商標(biāo)“五龍”，即使有部分產(chǎn)品實(shí)物照片體現(xiàn)了被異議商標(biāo)，但又無法確認(rèn)其形成時(shí)間，因此導(dǎo)致了法院認(rèn)為其證據(jù)材料不足以證明被異議商標(biāo)經(jīng)過廣泛使用、宣傳，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的市場(chǎng)消費(fèi)群體，從而不會(huì)與引證商標(biāo)造成混淆、誤認(rèn)。而在上述案例2中，涉案人濱河食品公司提供了其“濱河九糧液”產(chǎn)品自2000-2012年所獲得的榮譽(yù)證據(jù)、“濱河九糧液”在甘肅省內(nèi)各媒體和戶外廣告的宣傳證據(jù)、以及“濱河九糧液”產(chǎn)品在2012年在四川、貴州等地參加糖酒博覽會(huì)、交易會(huì)展覽的證據(jù)等。最終北京高院認(rèn)為濱河食品公司在“1996年就開始使用‘濱河九糧液’商標(biāo)，并獲得過一定的榮譽(yù)，使用被異議商標(biāo)過程中也沒有證據(jù)顯示消費(fèi)者存在與引證商標(biāo)混淆誤認(rèn)的情形，近期來濱河食品公司使用‘濱河九糧液’商標(biāo)的商品在全國(guó)性的糖酒博覽會(huì)、交易會(huì)上展覽和交易，其使用地域也不限于甘肅省境內(nèi)。綜合考慮引證商標(biāo)的知名度和被異議商標(biāo)的使用及知名度等因素，可以認(rèn)定引證商標(biāo)與被異議商標(biāo)共同使用在相同商品上不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成近似商標(biāo)?！蓖ㄟ^對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，濱河食品公司提供的商標(biāo)使用證據(jù)持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)、使用范圍更廣泛、知名度相對(duì)更高，其證據(jù)形式也相對(duì)更為合理。筆者認(rèn)為，在評(píng)審案件及后續(xù)司法程序中提供商標(biāo)實(shí)際使用證據(jù)，首先要考慮盡量能夠體現(xiàn)商標(biāo)名稱的材料，比如能夠體現(xiàn)商標(biāo)名稱的銷售合同及發(fā)票、廣告合同及發(fā)票；其次可以盡量收集能夠體現(xiàn)商標(biāo)名稱的第三方評(píng)定、檢驗(yàn)或者展示材料，比如榮譽(yù)證書、產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告、參展材料等。與此同時(shí)，在組織提供使用證據(jù)應(yīng)圍繞通過使用所形成的市場(chǎng)實(shí)際為目的，在時(shí)間上形成持續(xù)性，以此形成較為完善的證據(jù)鏈。

上述案例充分體現(xiàn)了“商標(biāo)包容性理論”的司法實(shí)踐，“商標(biāo)包容性理論”的司法精神首現(xiàn)于2011年最高人民法院《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》（法發(fā)〔2011〕18號(hào)）中，該意見的規(guī)定與北京高院在上述案例2中闡述的司法精神一致，即“相關(guān)商標(biāo)均具有較高知名度，或者相關(guān)商標(biāo)的共存是特殊條件下形成時(shí)，認(rèn)定商標(biāo)近似還應(yīng)根據(jù)兩者的實(shí)際使用狀況、使用歷史、相關(guān)公眾的認(rèn)知狀態(tài)、使用者的主觀狀態(tài)等因素綜合判定，注意尊重已經(jīng)客觀形成的市場(chǎng)格局，防止簡(jiǎn)單地把商標(biāo)構(gòu)成要素近似等同于商標(biāo)近似，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)者之間的包容性發(fā)展?！惫P者認(rèn)為，“商標(biāo)包容性理論”確實(shí)能夠使得有限的商標(biāo)資源在合理的市場(chǎng)格局中發(fā)揮積極作用，并能夠進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的良性發(fā)展。

第三，未注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用情況是否應(yīng)考慮商標(biāo)申請(qǐng)人的主觀因素？

上述問題的答案無疑是肯定的，無論是北京高院對(duì)上述案例2的判決書，還是在上述最高院法發(fā) 〔2011〕18號(hào)意見中，都闡明了“認(rèn)定商標(biāo)近似還應(yīng)根據(jù)兩者的實(shí)際使用狀況、使用歷史、相關(guān)公眾的認(rèn)知狀態(tài)、使用者的主觀狀態(tài)等因素綜合判定”。因此，未注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人使用該商標(biāo)的主觀狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)是判斷商標(biāo)近似重要的參考因素。其實(shí)，“采取包容性理論，首先應(yīng)當(dāng)以‘善意使用’為前提條件，也就是說在后商標(biāo)確實(shí)不知道在先注冊(cè)商標(biāo)的存在，主觀上不存在借用他人商譽(yù)、混淆誤導(dǎo)公眾的意圖，客觀上也不存在復(fù)制、模仿、翻譯他人注冊(cè)商標(biāo)的行為。[iii]”如果不考慮主觀因素而一味認(rèn)可實(shí)際使用情況已經(jīng)形成穩(wěn)定的市場(chǎng)，可能會(huì)使“商標(biāo)包容性理論”成為鼓勵(lì)違法行為合法化的工具。其實(shí)在上述案例2中，涉案人濱河食品公司不但出品濱河九糧液系列產(chǎn)品，還同時(shí)出品濱河九糧春、濱河九糧神、濱河九糧醇等，而糧神、糧春、糧神、糧醇、糧王系列產(chǎn)品明顯是五糧液所獨(dú)創(chuàng)并通過長(zhǎng)期的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)所形成的一種特殊品牌組合，這種品牌組合也已經(jīng)為廣大消費(fèi)者及相關(guān)公眾所熟知，而作為同行的濱河食品公司而言，對(duì)上述實(shí)際情況理應(yīng)知曉，而且通過濱河食品公司的出品的部分產(chǎn)品來看，其實(shí)際中確實(shí)存在淡化“濱河”二字而突出“九糧液”、“九糧春”、“九糧醇”等標(biāo)志的情況。因此筆者以為，濱海食品公司申請(qǐng)注冊(cè)濱河九糧液，濱河九糧春、濱河九糧神等商標(biāo)以及推出相關(guān)產(chǎn)品的行為難言善意，在這種情況下適用“商標(biāo)包容性理論”存在一定的不合理之處?？傊?，如果在案件中僅考慮實(shí)際使用情況并忽略申請(qǐng)人的綜合主觀因素，這種做法反倒不利于已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，而且與《商標(biāo)法》的立法宗旨以及“商標(biāo)包容性理論”的司法指導(dǎo)精神相背。

注釋：

i 北京市高級(jí)人民法院（2013）高行終字第1745號(hào)

[ii]北京市高級(jí)人民法院（2013）高行終字第1718號(hào)

[iii]《淺議商標(biāo)領(lǐng)域的“包容性理論”》作者郭建廣，載于《中國(guó)工商報(bào)》2015年04月28日A07版。