——評析李葉飛、韓燕明訴北京新浪互聯(lián)信息服務有限公司侵犯注冊商標專用權糾紛案

本案要旨

注冊商標專用權的效力以商標性使用為限。判斷是否屬于商標性使用，應以商標標識是否用于識別商品來源為標準。如果作為注冊商標的文字本身具有一定含義，則該含義屬于社會公共資源，商標權利人無權禁止他人在原有第一含義范圍內(nèi)正常使用該文字。

案情

2007年9月7日，國家工商行政管理總局商標局核準李葉飛、韓燕明二人共同申請注冊的第4441141號“拍客”商標，核定使用在第9類計算機軟件等商品上。2014年，北京新浪互聯(lián)信息服務有限公司（下稱新浪公司）在新浪網(wǎng)、新浪微博上推出“新浪拍客”Android版、“新浪拍客”iPhone正式版等客戶端軟件，供用戶免費下載?！靶吕伺目汀笔且豢钜曨l上傳分享應用軟件，提供特效、美化視頻服務，并可將視頻上傳至新浪微博、騰訊微博、人人網(wǎng)等社交平臺。該軟件下載之前以及下載之后，客戶端上均有“拍客”二字。

李葉飛、韓燕明認為，新浪公司在軟件客戶端上使用“拍客”字樣，屬于在同一種商品上使用與其注冊商標相同的標識，侵犯了其注冊商標專用權，據(jù)此請求法院判令新浪公司停止侵權、賠償其經(jīng)濟損失360萬元、公證費1000元。

新浪公司辯稱：“拍客”是對特定人群和行為的描述性詞匯，是指在互聯(lián)網(wǎng)時代下，將自己拍攝的圖片或視頻上傳至網(wǎng)絡平臺與他人共享的一群人，也指該群體的上述行為方式，該詞匯本身已進入公共領域，李葉飛、韓燕明無權壟斷該詞匯禁止他人合理使用；新浪網(wǎng)是知名網(wǎng)站，新浪公司是在自己的網(wǎng)站上描述性使用“拍客”，主觀上沒有搭便車的目的和必要，不存在攀附他人商譽的侵權意圖；新浪公司未將“拍客”作為商標使用，新浪公司擁有大量“新浪”圖形及文字等商標，“新浪”文字及圖形等商標比“拍客”更有知名度和顯著性；新浪公司對“拍客”的使用是描述性使用，沒有混淆可能性；李葉飛、韓燕明未實際使用涉案“拍客”注冊商標，新浪公司不應承擔賠償責任。

判決

北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，涉案商標雖然難以認定屬于商品的通用名稱，但卻是來源于網(wǎng)絡社會中人們常用的代表一定文化特征的詞匯符號，具有一定的通用化特征，商標權利人不能禁止他人善意地、非商標意義上的使用。新浪公司在應用軟件上使用“拍客”一詞，其目的是直接告知消費者該款APP移動應用程序的用途，這種使用系對“拍客”一詞匯本意的使用，并非商標意義上的使用，屬于描述性使用“拍客”一詞，應視為商業(yè)上的自由表達，屬于商業(yè)活動允許的正常范圍。故依照我國現(xiàn)行商標法第五十七條第（一）項、《中華人民共和國民事訴訟法》（下稱《民事訴訟法》）第六十四條第一款之規(guī)定，判決：駁回李葉飛、韓燕明的全部訴訟請求。

李葉飛、韓燕明不服一審判決，提起上訴。

北京知識產(chǎn)權法院經(jīng)審理認為，無論從法定還是約定俗成的角度來看，“拍客”一詞均不能被認定在計算機軟件產(chǎn)品（手機客服端）上，已成為通用名稱。新浪公司的使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發(fā)揮表彰和區(qū)分其服務來源作用的商標性使用。新浪公司對“拍客”的使用，是在專門供“拍客”群體使用的一款軟件上作為描述該款軟件的作用或使用群體，且其使用均與該公司的“新浪”或相應圖標結合使用，能夠使得用戶清晰地認識到軟件產(chǎn)品或服務來源于新浪公司，“拍客”本身并沒有發(fā)揮區(qū)分商品來源的商標性作用，且其并無故意誤導公眾的主觀意圖，客觀上也不會導致消費者混淆和誤認，因此，依照《民事訴訟法》第一百七十條第一款，判決：駁回上訴，維持原判。

評析

我國現(xiàn)行商標法第五十九條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用?！比嗣穹ㄔ涸谂袛嘣V爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。該案中，“拍客”一詞可以指代互聯(lián)網(wǎng)時代下，將自己所拍的圖片或者視頻上傳到網(wǎng)絡平臺與他人共享的人群以及該類人群的這種行為方式?！芭目汀币辉~僅指代特定人群及其特定行為，并非涉案軟件手機客戶端的商品名稱，亦非涉案軟件手機客戶端產(chǎn)品上的通用名稱。因此，不能認定“拍客”一詞在計算機軟件產(chǎn)品（手機客戶端）上已成為通用名稱。

作為注冊商標的文字如果本身具有一定含義，注冊商標專用權人無權禁止他人在原有第一含義的范圍內(nèi)正常使用該文字。該案中，雖然雙方當事人對于“拍客”具體所指的內(nèi)容存在分歧，但都一致認可，在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的情況下，“拍客”一詞已經(jīng)能夠指代利用各類相機、手機或DV攝像機等數(shù)碼設備拍攝的圖像或視頻，通過計算機編輯處理后，上傳網(wǎng)絡并分享、傳播影像的一類人群。隨著“拍客”一詞的使用與普及，“拍客”商標在涉案APP移動應用程序上作為商標的顯著性程度大大減弱，其發(fā)揮商品來源功能的效果明顯低于其第一含義的指代作用。消費者在涉案APP移動應用程序上看到“拍客”二字更可能想到的是該款軟件的用途或者適用的人群，而非商品的提供者。商標本身具有的第一含義屬于社會公共資源，注冊商標專用權的保護僅限于商標性使用而不應當作擴張性解釋，否則將會導致商標權利人不當?shù)那终脊操Y源。該款APP移動應用程序系為提供“拍客”用途的專用軟件，其針對的目標消費者為“拍客”，實現(xiàn)的功能亦是拍攝照片或視頻上傳至網(wǎng)絡。鑒于該款軟件與“拍客”第一含義所指代的特定人群具有天然的緊密聯(lián)系，此時“拍客”一詞在該軟件上起到的作用是表明該款軟件的用途，其目的是直接告知消費者該款APP移動應用程序的用途及適用人群，該種使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發(fā)揮表彰和區(qū)分其商品及服務來源作用的商標性使用。新浪公司在專門服務拍客的軟件上使用“拍客”二字是直接借助了該詞匯的第一含義，這種使用方式應視為商業(yè)上的自由表達，屬于正常商業(yè)活動范圍，不構成商標侵權。

（文/蔣強  作者單位：北京市高級人民法院）